商標先用抗辯適用要件的確定 
一審案號：（2014）海民（知）初字第27796號 
二審案號：（2015）京知民終字第588號 

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【裁判要旨】 

《商標法》第五十九條第三款是本次修改商標法時為了平衡商標在先使用人和注冊商標專用權人之間的利益而新增加的內(nèi)容，主要目的在于保護那些已經(jīng)在市場上具有一定影響但未注冊的商標所有人的權益。 

2 
【案情簡介】 

2003年4月7日，貴陽市云巖區(qū)啟航英語培訓學校（簡稱貴陽啟航學校）在第41類學校（教育）等服務上注冊了第1985953號"啟航學校QihangSchool"商標（簡稱涉案商標）。2013年4月1日，貴陽啟航學校將涉案商標許可給中創(chuàng)公司獨占使用。中創(chuàng)公司發(fā)現(xiàn)北京市海淀區(qū)啟航考試培訓學校（簡稱啟航考試學校）及北京市啟航世紀科技發(fā)展有限公司（簡稱啟航公司）在共同運營的啟航世紀網(wǎng)站（網(wǎng)址為www.qihang.com.cn）、發(fā)放的宣傳材料、名片、教材等上以及對外加盟行為中使用與涉案商標相近似的"及SAILING啟航"（簡稱"啟航及圖"）、"啟航教育"、"啟航考研"、"啟航網(wǎng)校"、"啟航名師"等標識。中創(chuàng)公司認為啟航考試學校及啟航公司的行為侵犯了中創(chuàng)公司享有的涉案商標專用權，遂訴至法院。 

啟航考試學校及啟航公司認為啟航考試學校企業(yè)名稱在涉案商標注冊之前已在全國范圍內(nèi)享有極高的知名度和影響力。長期以來，啟航考試學校及啟航公司在公務員考試和考研范圍內(nèi)使用企業(yè)名稱和字號，與貴陽啟航學校經(jīng)營的幼兒英語范圍沒有沖突，不會造成消費者混淆誤認。中創(chuàng)公司主要股東蘇康曾是啟航考試學校及啟航公司的高級管理人員，離職后成立了中創(chuàng)公司，并從貴陽啟航學校處高價取得涉案商標使用權，在考研培訓領域大量使用該商標，擾亂市場秩序。啟航考試學校及啟航公司對自己在先登記使用并已有極高知名度的企業(yè)名稱和字號使用，未侵犯中創(chuàng)公司享有的商標權。 

3 
【法官點評】 

本案涉及到新商標法五十九條第三款有關商標先用抗辯的具體適用問題。由于該條是新商標法新增加的內(nèi)容，在學界和實務界對該條的適用存在諸多的分歧，例如對在先使用行為的時間點確定和原有范圍的界定等問題。而本案對前述問題作了詳細且深入的剖析。本案首先闡述了商標先用抗辯的立法目的和立法背景，力求對該條的適用能夠符合立法本意。對于在先使用行為的時間點確定，本案明確"先用"是指他人不僅先于注冊商標申請日的使用，而且原則上應早于商標注冊人對商標的使用行為。但本案并未機械地要求必定要早于商標注冊人對商標的使用行為，而是要求應將在先使用人的善意作為重要考量因素。本案中，由于中創(chuàng)公司無證據(jù)證明存在其他事實足以使被上訴人啟航考試學校知曉涉案商標的情況下，僅僅依據(jù)其在先使用的事實不能證明啟航考試學校使用"啟航"商標存在過錯，相應地，不能僅基于此而認定啟航考試學校的先用抗辯不能成立。在對原有范圍的理解方面，本案認為應考慮"商標"、"商品或服務"、"使用行為"及"使用主體"等要素。對于"商標"、"商品"要素，應當是在后使用的"商標"及"商品或服務"應與在先使用的商標及商品或服務"相同"或"基本相同"。這是基于在先使用人后續(xù)使用行為的合法性源于其在先的商標使用行為的考慮。對于"使用行為"而言，商標在后使用行為的規(guī)模不受在先使用規(guī)模的限制。之所以不限制使用規(guī)模，主要有兩點考慮：一是為在先使用人提供實質(zhì)性保護；二是考慮到限制規(guī)模的可行性問題。對于使用主體，本案認為使用的主體僅限于"在先使用人"本人及在先已獲授權許可的"被許可使用人"。我國畢竟實行的是商標注冊制度，其仍是我國商標制度的基石。對于具體商標法律條款的適用也應基于整個商標制度體系。故對于在先使用人的許可使用行為應做一定的限制，避免對商標注冊制度有過大的沖擊。本案中涉及到啟航考試學校和啟航公司兩個主體。啟航考試學校是涉案商標的在先使用人，而啟航公司并非單獨使用涉案商標，其與啟航考試學校并非商標法意義上的商標許可與被許可的關系。啟航公司的行為是否侵權取決于啟航考試學校的先用抗辯是否成立。對于啟航考試學校的對外許可行為是否構成侵權，首先需判斷被許可人的行為是否構成侵權。 

本案是首個對商標先用抗辯的適用要件，尤其是在先使用時間點及原有范圍界定予以明確的案例。對日后類似案件的審理提供了思路和方向，也提升了商標先用抗辯規(guī)則對于當事人的指引性和確定性。